제품이나 기술을 먼저 공개했더라도, 국내에서는 공개한 날부터 12개월 안에 공지예외주장과 함께 출원하면 특허를 받을 길이 남아 있습니다. 다만 이 예외는 신규성 상실만 면제해 줄 뿐입니다. 공개와 출원 사이에 다른 사람이 같은 기술을 먼저 출원하거나 공개하는 상황은 막지 못합니다. 해외는 나라마다 예외 기간과 범위가 다르고, 매우 좁게만 인정하는 지역도 있습니다. 따라서 가장 안전한 순서는 공개 전에 출원하는 것이고, 이미 공개했다면 남은 기간을 계산해 가능한 한 빨리 출원해야 합니다.
공개된 기술은 왜 특허를 받기 어려워지나요?
지식재산처(옛 특허청)는 발명이 특허를 받으려면 산업상 이용할 수 있어야 하고, 신규성과 진보성을 갖춰야 한다고 안내합니다. 신규성은 출원 전에 국내외에서 알려지거나 실시된 적이 없고, 간행물이나 인터넷으로 공개되지 않았어야 한다는 요건입니다. 그래서 발명자가 직접 공개한 경우에도 원칙적으로는 신규성을 잃은 것으로 봅니다.
실무에서 공개로 취급되는 행위는 생각보다 넓습니다. 다음과 같은 행위는 모두 신규성 판단에서 문제가 될 수 있습니다.
- 크라우드펀딩 페이지, 회사 홈페이지, 소셜 미디어에 제품 구조나 작동 원리를 올리는 행위
- 전시회나 박람회에 시제품을 내놓고 시연하는 행위
- 학회 발표, 논문 투고, 학위논문 공개
- 비밀유지 약정 없이 투자자나 거래처에 기술 자료를 넘기는 행위
- 출원 전 시제품을 시장에 판매하거나 납품하는 행위
비밀유지계약을 맺고 특정인에게만 보여 준 경우에는 공개로 보지 않을 여지가 있습니다. 그러나 계약서가 없거나 받은 사람이 자료를 다른 곳에 퍼뜨렸다면 다툼이 생길 수 있으므로, 출원 전에 외부와 자료를 주고받을 때는 서면 약정을 먼저 갖추는 편이 안전합니다.
공지예외주장은 어떤 조건에서 쓸 수 있나요?
지식재산처의 공지예외주장 제도에 따르면, 본인이 공개한 발명은 공개일부터 12개월 안에 출원하면서 예외를 주장하면 됩니다. 그러면 그 공개는 신규성·진보성 판단의 근거로 쓰이지 않습니다. 제3자가 본인의 뜻에 반하여 공개한 경우에도 같은 기간 안에 이 제도를 활용할 수 있습니다.
이 제도를 쓸 때는 다음 절차를 차례대로 확인해야 합니다.
- 최초 공개일 확정: 같은 기술을 여러 번 공개했다면 가장 이른 날짜를 기준으로 12개월을 셉니다. 나중 공개만 생각하다 보면 기한을 넘기기 쉽습니다.
- 공개 내용 정리: 게시물 화면, 발표 자료, 전시 사진, 판매 기록처럼 공개 날짜와 내용을 보여 주는 자료를 모읍니다.
- 출원서에 주장 기재: 본인이 공개한 경우에는 출원서에 공지예외주장 취지를 적고, 출원일부터 30일 이내(출원과 동시에 제출 가능)에 증명서류를 냅니다. 본인의 뜻에 반하여 공개된 경우에는 취지를 적지 않아도 되지만, 누설·도용 사실을 출원인이 입증해야 합니다.
- 보완 가능 여부 확인: 출원 당시 주장을 빠뜨렸더라도 보완수수료를 내면 보완할 수 있습니다. 보완 기간은 명세서 등을 보정할 수 있는 기간, 또는 특허결정(거절결정 취소심결) 등본을 받은 날부터 3개월 이내이며, 설정등록일이 그보다 앞서면 설정등록일까지입니다.
공개한 내용과 출원한 내용이 완전히 같을 필요는 없습니다. 다만 출원 명세서가 공개된 내용보다 넓거나 개량된 부분을 담고 있다면, 그 차이가 별도의 진보성을 갖추었는지 따로 따져 보아야 합니다.
공개 상황별로 무엇을 먼저 해야 하나요?
공개 여부와 경과 기간, 해외 진출 계획에 따라 우선순위가 달라집니다.
| 상황 | 국내 특허 가능성 | 우선 조치 | 유의할 점 |
|---|---|---|---|
| 아직 공개 전 | 요건을 갖추면 정상 심사 | 공개 일정보다 앞서 출원하고, 출원번호를 받은 뒤 공개 | 시간이 부족하면 출원일을 먼저 확보하는 방법 검토(요건은 공식 안내 확인) |
| 본인이 공개한 지 12개월 이내 | 공지예외주장으로 가능 | 최초 공개일 확인, 증빙 정리, 즉시 출원 | 그사이 제3자가 먼저 낸 출원이나 공개는 막지 못함 |
| 본인이 공개한 지 12개월 경과 | 공개된 내용 자체는 어려움 | 공개 이후 추가한 개량 부분만 따로 출원할 수 있는지 검토 | 개량 부분이 공개 내용보다 진보성을 갖추었는지가 관건 |
| 제3자가 무단으로 공개 | 뜻에 반한 공개로 예외 주장 가능 | 무단 공개 경위와 날짜 입증 자료 확보, 공개일부터 12개월 안에 출원 | 입증 책임이 출원인에게 있으므로 기록이 중요 |
| 해외 진출 예정 | 국가별로 다름 | 대상 국가의 예외 규정을 확인한 뒤 출원 일정 결정 | 예외가 없거나 매우 좁은 지역이 있음 |
공개 직전에 명세서를 완성할 시간이 없다면, 정식 명세서보다 먼저 출원일을 확보하는 방법(임시명세서 등)이 있는지 검토할 만합니다. 서류 형식과 보정 기한 같은 요건은 지식재산처 공식 안내에서 확인해야 합니다. 다만 처음 낸 서류에 없던 내용은 나중에 보정으로 추가할 수 없으므로, 핵심 구성과 실시 예는 처음부터 최대한 담아야 합니다.
해외에서도 공지예외주장이 그대로 통하나요?
그렇지 않습니다. 국내 기준만 믿고 공개하면 해외 권리를 잃을 수 있습니다. 나라마다 예외 기간과 범위가 다르고, 일부 국가·지역은 출원 전 공개를 거의 예외 없이 선행기술로 보므로, 대상 국가의 규정을 출원 전에 확인해야 합니다. 국내에서 12개월 예외를 활용해 특허를 받더라도, 같은 발명을 이런 지역에서 보호받기는 어려울 수 있습니다.
해외 출원 경로는 크게 두 가지입니다. 세계지식재산기구가 관리하는 파리협약에 따르면, 한 가맹국에 처음 출원한 날부터 12개월 안에 다른 가맹국에 출원하면 최초 출원일을 기준으로 심사받는 우선권을 주장할 수 있습니다. 다른 하나는 국제출원 제도로, 여러 나라에 대한 출원을 하나의 절차로 시작한 뒤 국가별 단계로 넘어가는 방식입니다. 어느 경로든 기준이 되는 것은 첫 출원일이므로, 해외 진출 가능성이 조금이라도 있다면 공개 전에 국내 출원부터 해 두는 것이 원칙입니다.
- 우선권 주장 기간은 공지예외주장 기간과 별개로 계산합니다.
- 공개가 첫 출원보다 앞서면 우선권을 주장해도 그 공개는 이미 선행기술이 된 상태입니다.
- 진출 국가가 정해지지 않았다면 국제출원 제도로 국가별 결정 시간을 확보하는 방안을 검토할 수 있습니다.
출원 후에는 언제부터 자유롭게 공개해도 되나요?
출원서를 제출하고 출원번호를 받았다면 그 내용은 출원일 기준으로 보호받는 지위를 얻으므로 공개해도 해당 출원의 신규성에는 영향이 없습니다. 지식재산처 제도상 출원 내용은 출원일부터 1년 6개월이 지나면 공보로 공개되고, 등록된 특허권은 원칙적으로 출원일부터 20년간 존속합니다. 이 일정을 기준으로 마케팅과 투자 유치 일정을 맞추면 됩니다.
그래도 몇 가지는 계속 관리해야 합니다.
- 출원 범위 밖의 개량 기술: 출원 뒤에 새로 개발한 기능은 출원 명세서에 없으므로, 공개하기 전에 추가 출원이 필요한지 검토합니다.
- 표시 문구: 등록 전에는 '특허 출원 중'처럼 사실대로 표시해야 하며, 등록된 것처럼 표시하면 허위 표시 문제가 생길 수 있습니다.
- 노하우 구분: 공정 조건이나 배합비처럼 외부에서 역설계하기 어려운 정보는 출원으로 공개하기보다 영업비밀로 관리하는 편이 나은지 따져 봅니다.
시장 출시가 급해 빠른 권리 확보가 필요하다면 지식재산처의 우선심사 제도를 검토할 수 있습니다. 어떤 출원이 대상이 되는지는 공식 안내에서 요건을 확인해야 합니다.
자주 묻는 질문
공개한 지 11개월이 지났는데 지금 출원해도 늦지 않았을까요?
12개월 안에 출원서를 접수하고 공지예외주장을 하면 국내에서는 예외를 적용받을 수 있습니다. 다만 기간을 넘기면 회복이 어려우므로, 명세서를 완벽하게 다듬기보다 출원일부터 확보하는 방안을 검토하는 것이 좋습니다. 그사이 제3자의 관련 출원이 있었는지도 함께 확인해야 합니다.
비밀유지계약을 맺고 투자자에게 보여 준 것도 공개에 해당합니까?
비밀유지 의무를 지는 특정인에게만 보여 준 경우에는 일반적으로 공개로 보지 않습니다. 하지만 계약 범위가 불분명하거나 자료가 외부로 퍼졌다면 공개로 판단될 수 있습니다. 계약서와 자료 전달 기록을 보관해 두는 것이 분쟁에 대비하는 기본 조치입니다.
국내에서 공지예외주장으로 등록받으면 해외에서도 유리한가요?
국내 등록이 해외 심사 결과를 보장하지는 않습니다. 일부 국가·지역은 출원 전 공개를 거의 예외 없이 선행기술로 보므로, 본인의 공개 때문에 거절될 수 있습니다. 진출 국가가 아직 정해지지 않았다면 국제출원 제도로 국가별 결정 시간을 확보하는 방안을 함께 검토할 수 있습니다.